상표 선(先)출원주의 100% 활용법

# 2019년 11월 제3자가 ‘펭수’ 상표를 출원하며, 펭수 상표권 논란이 시작됐다. EBS의 상표출원이 제3자의 상표출원보다 늦었기 때문이다. 특허청은 제3자의 ‘펭수’ 상표는 부정한 목적으로 타인의 상표를 출원한 것으로 보아 상표등록이 거절됐다. 그러나 EBS는 상표출원이 늦어지며 초기 논란을 겪었다.

# 2019년 1월 제3자가 ‘보람튜브’ 상표를 ‘인터넷방송업’ 등에 출원했고, 뒤늦게 채널운영자( ㈜ 보람패밀리)가 이의 신청서를 특허청에 제출하고 나서야 2020년 11월 최종적으로 제3자의 상표등록이 거절됐다.

□ 특허청(청장 김용래)은 상표권을 확보하지 않아 피해를 보는 선의의 분쟁사례가 발생하지 않도록, 상표선출원주의 제도를 적극 활용해 상표권 확보에 나서줄 것을 당부했다.

ㅇ 국내 상표법은 상표를 먼저 출원하여 등록하는 사람에게 상표권을 부여하는 ‘선출원·등록주의’를 운영하고 있다.

ㅇ 상표출원은 상품개발이나 영업구상 단계부터 하는 것이 향후 발생할 수 있는 분쟁을 예방하고 안정적인 사업운영을 하는 데 바람직하며, 상표로 출원해 상표권으로 권리를 확보하는 것이 무엇보다 중요하다고 강조했다.

□ 선출원·등록주의는 상표권이 언제부터 발생하고, 어떤 상품에 효력을 미치는지 일반인이 명확히 알 수 있어, 법적 안정성 측면에서 장점이 있다.

 ㅇ 그러나 상표를 등록하지 않고 사용하는 경우 보호가 어렵고, 악의적인 출원인에 의해 상표를 선점 당할 가능성이 있다.

  - 상표법에는 이 같은 단점을 보완하기 위해 상표 불사용 취소심판, 선사용권 제도, 부정목적 상표출원의 등록거절 등 다양한 제도가 마련되어 있다.

□ 법적 안정성 등 장점 때문에 일본, 중국, 유럽 등 주요국들도 상표 선출원·등록주의를 운영하고 있다. 다만, 미국 등 일부 국가만이 상표 사용자에게 상표권을 주는 ‘사용주의’를 채택하고 있다.

【상표법제포럼: 상표 선출원·등록주의 필요성 공감】

❑ 학계·법조계·기업 등이 참여한 ‘상표법제포럼*’에서도 현행 선출원·등록주의를 유지할 필요성에 공감했다.

  * 총 4회 개최(‘21.1∼5월), 전문가(변호사·변리사·교수 등 15명), 多출원기업, 중소기업중앙회, 소상공인연합회, 프랜차이즈협회 등

❑ 참석기업들은 사용주의 제도에 대해선, 관리·대응 비용증가 및 사업확장 곤란 등을 이유로 상표 사용실적을 제출하도록 하는 제도도입에 반대했다. 전문가들도 사용주의 도입은 법적 안정성을 저해하고, 현행 상표법과 충돌할 수 있으므로 신중할 필요가 있다는 의견을 제기했다.

 ㅇ 다만, 상표법제포럼 참석기업들은 상표권 남용에 해당하는 침해금지청구를 제한하는 등 상표제도 보완이 필요하다는 데 의견을 모았다.

 ㅇ 또한, 상표등록의 중요성을 모르는 자영업자들이 여전히 많아 특허청의 적극적 홍보를 요청하기도 했다.

□ 특허청 박주연 상표심사정책과장은 “특허청은 상표 출원인이 꼭 알아야 할 상표제도, 상표등록의 중요성 등을 알리기 위해 지역지식재산센터, 소상공인시장진흥공단, 국세청 등과 협조해 교육·홍보를 강화하고 있다” 고 밝혔다.

ㅇ 이어서 “상표 심사 단계부터 악의적 상표선점 행위 의심자의 출원을 관리하고 있으며, 사용하지 않는 상표권 등에 기한 무분별한 소송제기 등 권리남용을 방지할 수 있는 제도개선 방안도 검토 중”이라고 덧붙였다.