개정 특허법의 시행(‘07.7.1)에 따라 꼭 알아두어야 할 사항

Ⅰ. 특허청구범위 제출유예제도가 외국에 파리조약을 통한 조약우선권주장 출원을 하는 데 미치는 영향

질문		“특허청구범위 제출 유예제도”는 출원 후 최대 18개월까지 특허청구범위의 제출을 유예할 수 있는 제도임 o 이 경우 특허청구범위의 제출이 유예된 특허출원을 기초로 하여 외국에 조약우선권주장출원이 가능한 지?
답변		“특허청구범위 제출 유예제도”를 통해 출원된 발명을 기초로 외국에 조약우선권주장출원을 하는 것에 아무런 제한이 없음

o 파리조약(제4조A(1)항)에 의하면, 동맹국에 정규의 특허출원을 한 자는 이를 기초로 타 동맹국에 우선권주장출원을 할 수 있도록 규정되어 있음

- 우리의 경우에는 “특허청구범위 제출 유예제도”를 통해 출원된 발명을 정규의 특허출원으로 인정하고 있어,

정규 특허출원은 해당국에서 정규출원으로 인정하는 모든 출원을 말함(조약 제4조A(3)항)

- 이를 기초로 외국에 조약우선권주장출원을 하는 것에 아무런 문제가 없음

o 미국에서도 특허청구범위가 없는 가출원을 조약우선권주장의 근거가 되는 정규출원으로 인정하고 있어, 이를 기초로 외국에 조약우선권주장출원 하고 있음

- 한국, 일본, EPO 등 파리조약 동맹국들은 미국 가출원을 기초로 한 조약우선권주장출원을 허용

※ 다만, 외국에 조약 우선권주장 출원을 할 때에는, 그 국가에서 정한 법률에 따라 특허청구범위를 작성하여 특허출원을 하여야 함

Ⅱ. 특허청구범위의 제출을 유예한 경우, 이후에 특허청구범위를 제출할 수 있는 범위

질문		“특허청구범위 제출 유예제도”를 이용하여 특허청구범위의 제출을 출원 공개시까지 유예한 경우, o 이후에 무엇을 기초로 특허청구범위를 제출하여야 하는지?
답변		법 제47조제1항 및 제2항의 규정에 따라 최초 출원된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내에서 특허청구범위를 작성하여 제출하여야 함

o “특허청구범위 제출 유예제도”는 자신의 발명을 가장 적절하게 보호할 수 있는 특허청구범위 기재방법에 대해 추가적인 시간적 노력을 부여하고자 하는 것이므로,

- 특허청구범위를 제출하는 시점에서 최초 특허출원시에 기재되지 않았던 새로운 기술적 사항이 특허청구범위에 들어가는 것은 허용되지 않음

※ 만약, 이를 허용할 경우에는 특허출원시에 알지 못했던 사항을 추후에 특허청구범위에 추가하는 것을 허용하는 결과가 되어, 신규사항이 추가된 발명의 출원일이 최초 출원일로 소급되어 제3자에게 불측의 손해가 미칠 수 있음

o 이를 위해 특허청구범위의 제출을 유예한 경우, 이후 특허청구범위의 제출은 최초 출원된 기술내용의 범위 내에서 이루어지도록 규정하였음

- 금번 특허법 개정을 통해, 특허청구범위는 특허법 제42조제5항에 따른 기한 내에 특허법 제47조제2항(신규사항 추가금지)의 규정에 따라 작성하여 제출하도록 규정하였음

Ⅲ. 발명의 상세한 설명 기재시 유의점

질문		금번 특허법 개정으로 발명의 상세한 설명 기재요건이 완화됨에 따라, o 발명의 상세한 설명을 임의대로 기재할 수 있는지?
답변		제3자가 그 발명을 쉽게 이해하고 동시에 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재하여야 하는 최소한의 요건은 구비되어야 함

o 발명의 상세한 설명은 자신의 발명을 공개하는 부분으로, 제3자가 그 발명을 쉽게 이해하고 동시에 쉽게 실시할 수 있도록 하는 기술정보서로서의 기능을 가지는 것임

o 따라서 발명의 목적, 구성, 효과로 구분하여 기재토록 한 형식적 기재요건은 삭제되었으나, 제3자가 그 발명을 쉽게 이해할 수 있도록 하기 위한 최소한의 요건을 시행규칙에 위임하여 규정하였음

- 특허출원인은 특허법 시행규칙에서 예시한 바와 같이, 그 발명이 해결하고자 하는 과제 및 그 과제 해결수단 등 필요한 사항을 기재하고,

- 동시에 제3자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 발명의 구체적인 내용을 명확하고 상세하게 기재하여야 함

※ 발명의 상세한 설명에 관한 최소한의 기재요건은 특허협력조약(PCT), 미국, 일본, 유럽 등에서도 공통적으로 규정하고 있음

Ⅳ. 그 밖에 특허제도 이용시 알아두어야 할 사항

o ‘07년 7월 1일부터 시행되는 발명자에게 편리한 특허제도와 관련하여 구체적인 사항을 특허청 홈페이지를 통해 플래시 애니메이션으로 공지하고 있음

⇒ 특허청 홈페이지(www.kipo.go.kr) 첫 화면 팝업창 (4번)메뉴 또는 특허청 홈페이지(www.kipo.go.kr) > 출원에서 등록까지 > 출원 처음이세요? > 출원시 주의사항 코너 참조

o 특허출원에 대한 1차 심사처리기간이 단축됨에 따라 유의해야 할 사항에 대해서도 특허청 홈페이지를 통해 공지하고 있음

⇒ 특허청 홈페이지(www.kipo.go.kr) > 출원에서 등록까지 > 출원 처음이세요? > 출원시 주의사항 코너 참조

o 미국 특허출원시 IDS와 관련하여 유의해야 할 사항에 대해서도 특허청 홈페이지를 통해 공지하고 있음

⇒ 특허청 홈페이지(www.kipo.go.kr) > 출원에서 등록까지 > 출원 처음이세요? > 출원시 주의사항 코너 참조